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Conflictos de marcas: Giordano vs. Giordano | EXPANSION

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Más artículos de opinión publicados en Expansión JurídicoConflictos de marcas: Giordano vs. Giordano | EXPANSION

Durante los últimos años, el Grupo Giordano, un minorista de ropa con sede en Hong Kong, y Verweij Fashion, una pequeña empresa familiar holandesa, disputan el derecho a usar la marca Giordano para la ropa en Europa. A pesar de que el Grupo Giordano nunca ha hecho un uso real de la marca Giordano en Europa, extremo confirmado por jueces y registros de marcas en varias jurisdicciones europeas, el Grupo Giordano intenta evitar que Verweij Fashion use la marca Giordano, marca que Verweij Fashion ha venido usando en varios países europeos desde el año 1989.

Recientemente, la High Court inglesa emitió una decisión en uno de los cerca de 60 casos judiciales abiertos entre las partes en Europa (caso [2018] EWHC 1608 (Ch) Walton International Ltd. & Giordano (HK) UK Ltd. Vs. Vs. Verweij Fashion BV). Walton, parte del Grupo Giordano, demandó a Verweij Fashion por infracción de su marca registrada Giordano en Reino Unido. Verweij Fashion por su parte solicitó, entre otras cosas, la revocación de las marcas Giodano de Walton en el Reino Unido y la Unión Europea por falta de uso real y efectivo.

Las marcas pueden, en principio, renovarse indefinidamente, siempre que se paguen las tasas de registro y el titular de la marca en cuestión haga un uso real y efectivo de la misma. Esta última condición es relevante puesto que en la ausencia de real utilización puede llegar a suponer la cancelación de la marca del registro. Tal extrema consecuencia se fundamenta en diversos motivos entre los que se encuentran el riesgo de conceder monopolios (potencialmente indefinidos) sobre signos distintivos y el desincentivo a los registros defensivos especulativos, que favorecerían a compañías con más recursos financieros, como por ejemplo el Grupo Giordano.

Conflictos de marcas: Giordano vs. Giordano | EXPANSION

El juez Arnold falló de forma contundente a favor de Verweij Fashion y declaró nulos los registros de marca de Walton en la UE y el Reino Unido para Giodano por la falta de uso real y efectivo de esas marcas en el Reino Unido.

El juez Arnold hizo uso de la prueba que los tribunales ingleses han desarrollado para interpretar el criterio legal sobre el uso real y efectivo de las marcas. El juez Arnold enumeró una serie de factores para aplicar esta prueba. Dejó claro que el "uso testimonial" para evitar la nulidad de una marca no es suficiente. El uso real y efectivo implica que el propietario de una marca busca crear o mantener una cuota de mercado para los productos bajo esa marca. En este sentido, el uso de muestras o productos gratis no cualifica como "uso real". Finalmente, los aspectos cuantitativos (volumen de ventas) no son en sí mismos determinantes, sino que deben considerarse junto con la naturaleza de los productos en cuestión y el tamaño y participantes en el mercado relevante. El juez Arnold dejó claro que vender patatas no es lo mismo que vender aeronaves comerciales en el contexto de la obligación legal de uso de una marca.

Uno de los puntos más interesantes analizados en la sentencia inglesa fue el uso de marcas en Internet. Walton alegaba como uso real de su marca Giodano las ventas online a residentes en el Reino Unido realizadas desde su página web global (".com"), así como desde la plataforma de ventas Aliexpress perteneciente a Alibaba.

Tras analizar pormenorizadamente la prueba, el Juez Arnold consideró que el uso online por el Grupo Giordano no era un uso real y efectivo de sus marcas en Europa, porque (i) las webs desde las que se efectuaron ventas en Europa eran de carácter global, es decir, no dirigidas específicamente a clientes europeos, y (ii) las ventas online a clientes europeos fueron insignificantes.

Además, el juez dictaminó que las ventas online alcanzadas por el Grupo Giordano en Europa bajo su marca Giordano tampoco constituían un uso genuino ya que (i) se utilizaron para prendas de rango medio, y el tamaño del mercado de dichas prendas es muy grande, y (ii) la escala de las ventas realizadas en Europa fue insignificante en vista de los negocios propios del Grupo Giordano en todo el mundo.

El juez Arnold no solo declaró inválidas las marcas Giordano del Grupo Giordano, sino que también dejó claro que el Grupo Giordano estaba actuando deslealmente (passing off) al aprovecharse del buen nombre comercial de Verweij Fashion en su marca Giordano.

Los casos de caducidad de marcas por falta de uso son normalmente interesantes como lo demuestra el hecho que la disputa de marcas probablemente más famosa en nuestro país (asunto Nike vs. Cidesport, por todas STS 28-III-2005) precisamente se centrara en esta cuestión.

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  • es giordano una buena marca de ropa

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